Доменные споры: обзор судебной практики

Согласно действующему законодательству, доменное имя не является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации. Защита прав на доменное имя осуществляется через защиту прав на товарный знак, зарегистрированный в предусмотренном законом порядке (статья 1484 ГК РФ). Реализация исключительного права на товарный знак подразумевает также и возможность использования его в доменном имени (его словесного элемента). Поэтому запрещается использование без согласия правообладателя сходных до степени смешения обозначений таких же товаров или однородных товаров.

Отношения по использованию доменного имени являются многосубъектными и включают в себя как минимум регистратора доменного имени и администратора доменного имени. Также участниками таких отношений являются «владельцы» и пользователи доменных имен (терминология является противоречивой и неустоявшейся); правообладатели товарных знаков со словесными элементами, сходными до степени смешения; работники организаций и лица, предоставляющие услуги по администрированию и сопровождению сайтов. Отчасти поэтому доменные споры являются довольно сложной для судов и практикующих юристов категорией не только с юридической стороны, но и с технической


1. Какие способы защиты можно использовать при нарушении прав на товарный знак через неправомерное использование доменного имени?

Из положений статей 12, 1229 и 1252 Гражданского кодекса следует, что наряду с признанием действий ответчика по использованию доменного имени нарушением исключительных прав истца и взысканием компенсации за незаконное использование товарного знака могут применяться и другие способы защиты прав на товарный знак, направленные на пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в том числе запрет другим лицам использовать товарный знак.
Постановление Президиума ВАС РФ от «04» июня 2013 года по делу № 445/13.

При этом стоит отметить, что по данному делу Правилами регистратора был предусмотрен такой способ судебной защиты как признание действий администратора домена по использованию спорного доменного имени нарушающими права истца. Правила регистратора в этом деле устанавливали и специальные требования к резолютивной части решения суда для целей аннулирования регистрации: в резолютивной части должно быть прямо указано на необходимость совершения регистратором действий по аннулированию регистрации. На основании какого требования такие сведения могут попасть в резолютивную часть решения? Возможно, на основании требования об обязании регистратора аннулировать регистрацию доменного имени.
Неправильное (с позиции ВАС РФ) формулирование истцом требований (отменить регистрацию доменного имени и предоставить преимущественное право на регистрацию) повлекли невозможность удовлетворения иска.
Фактически правилам был придан нормативный характер (лично у меня в связи с этим сплошные вопросы). Также за регистратором фактически было признано право определять требования к судебному акту (вот это новости!).
Также из указанного судебного акта следует возможность предъявления требования о запрещении администратору использовать доменное имя.
Требование об обязании администратора перерегистрировать доменное имя в судебной практике встречено с определенным скептицизмом (Решение Арбитражного суда города Москвы от «05» сентября 2012 года по делу № А40-64837/12-19-469).

2. Может ли регистратор доменных имен становиться их администратором при первичной регистрации, передавая при этом только ограниченные права «владельцу»?

Следует отличать права администратора и права «владельца» домена. Второе право часто вводится регистраторами доменных имен и является неправомерным в отношениях с регистратором. Основное отличие прав администратора и владельца – возможность распоряжения доменным именем (в некоторых актах их отождествляют; в других вместо владельца используется термин «пользователь». Владелец не внесен в реестр в качестве администратора.
Цели деятельности регистратора (общественная услуга, публичная функция по распределению доменных имен) не должны подменяться его хозяйственной деятельностью по приобретению доменных имен и торговле ими во избежание использования регистратором своего преимущественного положения и конфликта интересов с потребителями его услуг (клиентами, желающими зарегистрировать доменное имя), в связи с чем проведение первичной регистрации доменов на регистратора, за исключением случаев регистрации домена для использования в хозяйственной деятельности для собственных нужд регистратора, не соответствует обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Регистратор не вправе регистрировать доменное имя на собственное имя, если у него находится заявка пользователя на то же доменное имя и для нее выполнены условия, установленные названными Правилами и договором.

Постановление Президиума ВАС РФ от «02» апреля 2013 года по делу № 11980/12.

3. Использование доменного имени со словесным обозначением, сходным до степени смешения с чужим товарным знаком незаконно.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность
Так, истец не давал своего согласия ответчику на использование товарных знаков, правообладателем которых он является.
Учитывая, что истец не заключал лицензионных договоров об использовании своих товарных знаков, то ответчик незаконно используют результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в связи с чем требование истца неимущественного характера (о запрете использования – прим) доказано представленными доказательствами и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Решение Арбитражного суда города Москвы от «21» апреля 2013 года по делу А40-154813/12.

4. Организация работает в другой сфере деятельности, но в доменном имени использует словесное обозначение чужого зарегистрированного товарного знака. Можно ли запретить ей его использование?

Сферы деятельности сторон имеют разную направленность. С учетом изложенного, поскольку ответчик, также как и истец являются обладателями товарного знака Н., оба лица являются равноправными обладателями данного товарного знака и могут использовать это средство индивидуализации всеми способами, предусмотренными Законом, например в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Сам факт владения Интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку широко известной в мире Н. (к которой относит себя истец), не создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак используется правообладателем.

Решение Арбитражного суд города Москвы от «26» апреля 2012 г. по делу №А41-10659/10.
Указанное решение устояло при обжаловании.

Однако, его можно считать скорее исключением из общего правила:
Нарушением закона является само по себе использование в доменном имени чужого товарного знака без разрешения правообладателя, вне зависимости от того, используется ли доменное имя для распространения информации о тех же самых товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак или же для других целей.
Постановление 10 ААС по делу А41-37023/10..


5. Чем руководствуется суд при определении компенсации при нарушении при использовании доменного имени?

Согласно статье 1515 ГК РФ, размер компенсации устанавливает суд, исходя из характера нарушения.
Размер компенсации апелляционный суд определил с учетом срока использования обозначения, отсутствия доказательств наступления негативных последствий для истца, а также исходя из принципов разумности и справедливости.
Постановление ФАС Московского округа от «14» августа 2013 года по делу А40-125945/12-19-1037.

По данному делу размер компенсации составил 100 000 рублей (нарушение не только при использовании доменного имени, но и при ином использовании товарного знака). В других делах встречаются суммы от 20 000 рублей (Постановление Президиума ВАС РФ от «04» июня 2013 года по делу № 445/13). Низший предел составляет 10 000 рублей (статья 1515 ГК РФ), высший – 5 млн.рублей.

При решении вопроса о снижении размера компенсации суды приняли во внимание незначительный срок нарушения (рекламная кампания ответчика носила кратковременный характер, что подтверждается договором и спецификацией к нему), отсутствие доказательств наличия негативных последствий для истца, а также ранее совершенных ответчиком правонарушений. Кроме того, истцом не был обоснован заявленный им максимальный размер компенсации.
Постановление ФАС Уральского округа от «02» августа 2013 года по делу № А50-22302/2012.

6. Стоит ли регистрировать доменное имя фирмы на работника фирмы?

Если только Вы учредитель – работник – директор в одном лице или вам просто все равно 🙂
В апреле 2010 года К. А. В. прекратил отношения с ООО «Э» и стал генеральным директором ООО «Т». Однако отношения по администрированию доменного имени не прекратил и функции Администратора не перерегистрировал. К. В. А., будучи администратором доменного имени, удалил из содержания сайта все сведения ООО «Т. XXI” и их деятельности, и разместил коммерческую информацию о деятельности своего предприятия – ООО «Т.».
Арбитражный суд первой инстанции приходит к выводам о том, что спорное доменное имя используется К. В.А. на законных основаниях; действия К. В.А. по размещению информации на сайте являются законными и не нарушающими прав и законных интересов истцов, а размещенная на сайте информация не подтверждает доводов истцов о нарушении ООО «Т.» исключительных прав на товарный знак вследствие чего, признает требования истцов не подлежащими защите заявленными способами.
Кроме того, истцы не представили доказательств фактического использования ответчиками товарного знака, поскольку установлено, что на сайте, администратором доменного имени которого является К. В.А., содержится информация о деятельности ООО «Т.» и соответствующее обозначение, которое не является сходным до степени смешения с товарным знаком.
Доводы истцов о том, что администратор спорного домена являлся штатным сотрудником истца, поэтому К. В.А. незаконно использует в сети Интернет доменное имя и товарный знак, признаются несостоятельными и не могут служить основанием для удовлетворения предъявленного иска.

Решение Арбитражного суда города Москвы от «05» сентября 2012 года по делу № А40-64837/12-19-469.

Указанное решение устояло в суде кассационной инстанции. Администратором домена осталось лицо, на которое он и был зарегистрирован.
Поэтому, следите за тем, на кого регистрируется доменное имя.

7. Какие обстоятельства могут послужить основаниями для аннулирования регистрации доменного имени в зоне .com? Должны ли применяться правила ICANN?

Указанный вопрос должен решаться в том числе и с учетом зоны, в которой зарегистрировано доменное имя, а соответственно и международных актов, подлежащих применению.
Положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержат общий запрет недобросовестной конкуренции. Под недобросовестной конкуренцией в пункте 2 этой статьи понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com используются положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN. Данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .com. На их применение ООО «М» и ООО «И» согласились при регистрации спорного доменного имени.
Апелляционный суд правильно оценил действия истцов с учетом их соответствия требованиям названных документов ICANN и исходил из того, что регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:
1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Признав доказанным наличие каждого из этих трех обстоятельств, апелляционный суд установил, что использование спорного доменного имени дает ООО «М» и ООО «И» необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом недобросовестной конкуренции в отношении Компании, и отказал в признании права истцов на его использование.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от «27» августа 2013 года по делу № А56-70563/2010.

Как мы видим, добавляются два дополнительных критерия. Для удовлетворения иска необходимо доказать наличие всех перечисленных фактов.

8. Что может говорить о сходстве до степени смешения, недобросовестности использования доменного имени и отсутствии интересов в отношении доменного имени при споре по доменным именам зоны .com?

1) Истцы знали или не могли не знать о существовании правообладателя товарного знака;
2) у них не было реального намерения самим использовать спорное обозначение в коммерческом обороте (согласно бизнес-плану ООО «М» одним из планируемых направлений его деятельности являлась продажа прав пользования субдоменами на основном домене).
3) Доменное имя воспроизводит зарегистрированный товарный знак истца;
4) на момент регистрации доменного имени за ООО «М» и ООО «И», у ООО «М» не было прав на товарный знак с таким же обозначением;
5) по данному товарному знаку правовая охрана предоставлена только в России;
6) использование доменного имени истцами в период после регистрации и до возникновения спора не подтверждено достаточными доказательствами;
7) из представленных истцами документов не видно, в чем заключалась их деятельность, какова ее коммерческая выгода;
8) информация, содержащаяся на интернет – сайтах, является простой по содержанию, небольшой по объему и недостаточной для поддержания интереса общественности к поставленным вопросам;
9) не представлено доказательств широкой известности ООО «М» и ООО «И» благодаря доменному имени до рассмотрения спора административной группой Центра посредничества и арбитража ВОИС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от «27» августа 2013 года по делу № А56-70563/2010.

Можно подумать, что использование доменных имен ограничивается исключительно коммерческим оборотом (или может, суды расценивают зону .com как зону исключительно для коммерческих организаций?). Лично для меня указанный список фактов во многом кажется спорным.


Автор Обзора — юрист Лежнев В.Н.

Читайте также:

    [contact-form-7 404 "Not Found"]